本帖最后由 微IP 于 2014-9-7 03:12 编辑
5分钟掌握世界主要专利申请国主动修改时机及方式
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在专利申请实务中，经常需要对已提交的专利申请文件进行主动修改，尤其是对权利要求的主动修改。例如，在申请提交后发明人调整技术方案，常见的是标准专利申请，标准专利在标准提案提交到标准组织之前提交到知识产权局，而在制定标准时，常常会对标准提案进行调整，为了使专利与标准对应，因此需要对申请文件进行主动修改。另外，对于以中国专利申请为优先权向国外申请专利的情景，为了在相应的申请国更有利或者获得最大权益，常常也需要对专利申请文件进行主动修改，尤其是对权利要求进行修改。再者，在专利申请后，产品随之上市，竞争对手可能会模仿产品，此时为了使竞争对手的产品落入权利要求的保护范围，可以提出对权利要求的主动修改。
由此可见，专利申请提交后的主动修改是实务中的常见问题，那么，专利提交后有哪些修改机会呢？笔者整理了几个主要国家的主动修改方式供参考。
中国（SIPO）
法定主动修改方式：1）发明专利申请可以在提出实质审查请求的同时主动提出修改，也可以在进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内主动提出修改；2）实用新型或者外观设计可以自申请日起2个月内主动提出修改。
撤回在先申请的方式：例如，在专利申请提交后，可以不缴纳申请费，从而已提交的专利申请被视为撤回，由于视为撤回的专利申请并未公开，因此以修改后的申请文件再次提交专利申请。需要注意的是，该方式下，专利申请的申请日为在后申请的申请日，晚于在先申请的申请日。
要求国内优先权的方式：在先申请提交后，可以在自发明或实用新型专利申请日起12个月内（外观设计为6个月）以在先申请为优先权基础，提出新的专利申请，在提出在后申请时可以对申请文件进行修改。此外，该方式还可以变更专利申请的类型。
PCT途径进中国的方式：申请人可以以在先申请为优先权基础，在提出PCT国际申请或之后进入中国国家阶段时进行主动修改。与要求国内优先权的方式相比，该修改方式可以给申请人更多的时间，但是会增加专利申请成本。
分案申请的方式：在专利申请提交后，申请人可以提出分案申请，通过分案申请可以达到对专利进行主动修改的目的。申请人可以在收到专利局对原申请发出的授权通知书之日起的两个月期限届满之前的任何时间提出分案申请，或者自申请人收到驳回决定的三个月内提出分案申请。与其他几种方式相比，提出分案申请的期限更长（例如，优先权的方式为12个月内），往往可以在丧失其他修改方式的情况下利用。
通过PCT途径的向外申请
通过PCT途径的专利申请，申请人可以在提交PCT国际申请时进行主动修改，或者在进入国家阶段时提出主动修改。
下面是在进入国家阶段后各个国家的主动修改时机。
美国（USPTO）
美国的专利审查中，除了答复最后审查意见（final）的修改之外，没有对各个阶段的修改做出特别的限制性规定。换句话说，除了在答复最后审查意见的修改受到很大的限制之外，其他阶段的修改没有特殊的限制，均可以做不超出原始申请文件公开范围的主动的修改。
欧洲（EPO）
根据Rule 161(2) EPC，PCT进入欧洲后，申请人收到相应官方通知（“Communication pursuant to Rule161(2) and 162 EPC”）后有6个月的期限可以修改其申请文件，修改后的申请文件会作为欧专局补充检索的基础。修改不能超出原始PCT申请文件的范围。
收到欧专局的补充检索报告（含检索意见，因此也称为“扩展欧洲检索报告”）后，申请人会再收到一份提醒答复期限的官方通知（“Communication pursuant to Rules 70(2) and 70a(2) EPC”），从该通知送达起有6个月的期限可以对申请文件进行主动修改，当然也需要向欧专局确认是否进一步继续该欧洲发明专利的申请，并在上述期限内申请人应就欧洲检索意见中指出的缺陷进行更正。
日本
根据日本专利法的规定，修改申请文件的时间界限包括：
1）在接受决定(decision of allowance)送达之前的任何时间，申请人均可以提出主动修改；
2）当专利局发出拒绝理由的审查通知书时，由请人必须在由审查员
指定的答复第一次、第二次以及最后审查意见通知书的期限之内提出主动修改；
3）针对驳回决定提出的申诉，申诉人应当在提出申诉之日起三十日内提出主动修改。
韩国
在韩国的审查程序中，修改申请文件的时间界限包括：
1）在实质审查之前的任何时间；
2）在实质审查期间，(a)收到授权决定之前的任何时间；(b)在答复审查意见的期限之内；(c)在对最后驳回决定提出申诉之日起的三十天内。
总之，申请人在实质审查之前和在实质审查期间且在收到授权通知书之前，均可以对申请文件做出主动修改。
英国
英国专利申请的主动修改包括两个阶段（详见英国专利法实施细则第36条4规定）：
1）发出检索报告之后到发出第一次实质审查意见通知书时；
2）发出第一次审查意见通知书之后。
对于第2个主动修改阶段，如果审查意见有反对理由，那么主动修改应与对第一次审查意见通知书的答复同时提出，而如果审查意见是满足授权条件，那么申请人仍可在两个月之内提交主动修改。
由于笔者水平有限，难免存在不准确的地方，欢迎补充和指正。
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在专利申请实务中，经常需要对已提交的专利申请文件进行主动修改，尤其是对权利要求的主动修改。例如，在申请提交后发明人调整技术方案，常见的是标准专利申请，标准专利在标准提案提交到标准组织之前提交到知识产权局，而在制定标准时，常常会对标准提案进行调整，为了使专利与标准对应，因此需要对申请文件进行主动修改。另外，对于以中国专利申请为优先权向国外申请专利的情景，为了在相应的申请国更有利或者获得最大权益，常常也需要对专利申请文件进行主动修改，尤其是对权利要求进行修改。再者，在专利申请后，产品随之上市，竞争对手可能会模仿产品，此时为了使竞争对手的产品落入权利要求的保护范围，可以提出对权利要求的主动修改。
由此可见，专利申请提交后的主动修改是实务中的常见问题，那么，专利提交后有哪些修改机会呢？笔者整理了几个主要国家的主动修改方式供参考。
中国（SIPO）
法定主动修改方式：1）发明专利申请可以在提出实质审查请求的同时主动提出修改，也可以在进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内主动提出修改；2）实用新型或者外观设计可以自申请日起2个月内主动提出修改。
撤回在先申请的方式：例如，在专利申请提交后，可以不缴纳申请费，从而已提交的专利申请被视为撤回，由于视为撤回的专利申请并未公开，因此以修改后的申请文件再次提交专利申请。需要注意的是，该方式下，专利申请的申请日为在后申请的申请日，晚于在先申请的申请日。
要求国内优先权的方式：在先申请提交后，可以在自发明或实用新型专利申请日起12个月内（外观设计为6个月）以在先申请为优先权基础，提出新的专利申请，在提出在后申请时可以对申请文件进行修改。此外，该方式还可以变更专利申请的类型。
PCT途径进中国的方式：申请人可以以在先申请为优先权基础，在提出PCT国际申请或之后进入中国国家阶段时进行主动修改。与要求国内优先权的方式相比，该修改方式可以给申请人更多的时间，但是会增加专利申请成本。
分案申请的方式：在专利申请提交后，申请人可以提出分案申请，通过分案申请可以达到对专利进行主动修改的目的。申请人可以在收到专利局对原申请发出的授权通知书之日起的两个月期限届满之前的任何时间提出分案申请，或者自申请人收到驳回决定的三个月内提出分案申请。与其他几种方式相比，提出分案申请的期限更长（例如，优先权的方式为12个月内），往往可以在丧失其他修改方式的情况下利用。
通过PCT途径的向外申请
通过PCT途径的专利申请，申请人可以在提交PCT国际申请时进行主动修改，或者在进入国家阶段时提出主动修改。
下面是在进入国家阶段后各个国家的主动修改时机。
美国（USPTO）
美国的专利审查中，除了答复最后审查意见（final）的修改之外，没有对各个阶段的修改做出特别的限制性规定。换句话说，除了在答复最后审查意见的修改受到很大的限制之外，其他阶段的修改没有特殊的限制，均可以做不超出原始申请文件公开范围的主动的修改。
欧洲（EPO）
根据Rule 161(2) EPC，PCT进入欧洲后，申请人收到相应官方通知（“Communication pursuant to Rule161(2) and 162 EPC”）后有6个月的期限可以修改其申请文件，修改后的申请文件会作为欧专局补充检索的基础。修改不能超出原始PCT申请文件的范围。
收到欧专局的补充检索报告（含检索意见，因此也称为“扩展欧洲检索报告”）后，申请人会再收到一份提醒答复期限的官方通知（“Communication pursuant to Rules 70(2) and 70a(2) EPC”），从该通知送达起有6个月的期限可以对申请文件进行主动修改，当然也需要向欧专局确认是否进一步继续该欧洲发明专利的申请，并在上述期限内申请人应就欧洲检索意见中指出的缺陷进行更正。
日本
根据日本专利法的规定，修改申请文件的时间界限包括：
1）在接受决定(decision of allowance)送达之前的任何时间，申请人均可以提出主动修改；
2）当专利局发出拒绝理由的审查通知书时，由请人必须在由审查员
指定的答复第一次、第二次以及最后审查意见通知书的期限之内提出主动修改；
3）针对驳回决定提出的申诉，申诉人应当在提出申诉之日起三十日内提出主动修改。
韩国
在韩国的审查程序中，修改申请文件的时间界限包括：
1）在实质审查之前的任何时间；
2）在实质审查期间，(a)收到授权决定之前的任何时间；(b)在答复审查意见的期限之内；(c)在对最后驳回决定提出申诉之日起的三十天内。
总之，申请人在实质审查之前和在实质审查期间且在收到授权通知书之前，均可以对申请文件做出主动修改。
英国
英国专利申请的主动修改包括两个阶段（详见英国专利法实施细则第36条4规定）：
1）发出检索报告之后到发出第一次实质审查意见通知书时；
2）发出第一次审查意见通知书之后。
对于第2个主动修改阶段，如果审查意见有反对理由，那么主动修改应与对第一次审查意见通知书的答复同时提出，而如果审查意见是满足授权条件，那么申请人仍可在两个月之内提交主动修改。
由于笔者水平有限，难免存在不准确的地方，欢迎补充和指正。
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