专利法实行一件申请一项发明的原则,分案申请是指将不属于一个总的发明构思的两项以上的发明分案提出专利的申请。分案申请包括了主动分案和被动分案两种类型。被动分案指的是依据专利审查意见在指定期限内进行修改。主动分案指的是申请人在恰当时机进行主动分案,本文主要介绍主动分案的应用策略。
分案申请有如下注意事项:1.内容要求:不超范围,不变类别,即分案申请的内容不得超出原申请记载的范围,所以对原始申请文件的撰写要求高,说明书应当尽可能记载充分的技术特征。与答复过程中的“不超(权利要求)范围”不同,分案申请要求的是不超(说明书)范围。申请人完全相同,发明人至少部分相同。2.时限要求:对于被动分案依据专利审查意见的指定期限进行即可。对于主动分案,关注2个时间阶段,A:发出授权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前;B:自申请人收到驳回决定之日起三个月内。
也就是主动分案的时机是专利已经经过了充分的实质审查,对于能够获得授权的关键技术特征应当有了充分的认识,此时利用好主动分案制度其实是对原始权利要求的修正,通过主动分案可以突破“答复过程中的修改不超(权利要求)范围”的限制,以获得更好的保护范围。
合理利用主动分案的技术模型如下:假设原始申请文件的权利要求Q1包括了技术特征A、B、C,即Q1=A+B+C。
情形一:在答复过程中,通过多次答复及电话沟通,审查员终于认可了该申请具有创造性,即将授权Q1,但其实申请人在答复和沟通过程中,也会发现真正让审查员认可创造性的关键技术特征是B+C,与技术特征A无关,或者说即使不将A写入权利要求也能获得授权,但是答复过程中权利要求的修改只能缩小范围,也就是只能增加特征,不能减少特征(A),所以此时较好的策略就是考虑主动分案,提交分案申请Q2=B+C,因为B+C已经经过一轮实质审查,授权的概率也会非常大。
情形二:在答复过程中,审查员迟迟不能认可该申请具有创造性,因此被迫进行修改,最终修改的权利要求为Q2=A+B+C+D+E,终于获得授权。而在授权后发现其实发挥关键作用能够获得授权的其实是特征D,而并非特征E,此时可以考虑进行主动分案,提交分案申请Q3=A+B+C+D的申请,以得到最合理的保护范围。
这里可能会有疑问,为什么撰写时的技术特征A或修改过程中的技术特征E会被加入权利要求中?只能说一方面,可能是撰写或答复水平不够,另外一方面,技术的发展、产品的变化,申请人在申请初期也很难判断,另外,不同的审查阶段面临的修改压力也不同,所以需要利用主动分案来做合理补救。
分案申请对原始申请文件的撰写要求较高,需要在答复过程中提炼到能够获得授权的关键技术特征,基于该关键技术特征进行适当改写权利要求提出分案,获得授权的概率会大大提升。基于申请到授权的时间周期,在该时间周期内需要密切关注相关产品动态,确保授权文本与相关产品匹配,否则在恰当时机争取分案来修正保护范围。分案申请是一个突破“答复过程中的修改不得超过原权利要求范围”限制的机会,也是对最初申请文本修正的机会,可以将最初“后悔”写入的技术特征删除以获得更好的保护效果。