谈谈专利法中分案申请的那些事

专利制度这玩意儿，咱还得承认是“舶来品”。要想把“分案申请”这个词的内涵外延向广大人民群众说明白，不得不引入点“英国历史（English）”。“分案申请”，英文叫做“divisionalapplication”，咱台湾同胞翻译成“分割案”，意思是，一块案板，被生生分割成两块，甚至三块、四块，这个译法十分传神。回到本文主题上，就是原来的一件专利申请，被“切割”成两个专利申请了。所以，“分案”这个动作，只能发生在专利审查过程中，不能发生在专利申请被批准授权之后。在这个意义上，“单一性”这个驳回理由，在无效程序中，就没有用武之地，即缺乏“单一性”不是专利无效的理由，这一点，咱先按下不表。

“分案申请”在理论上是怎样的意义呢？是指在一件申请中，当出现了不具有“单一性”的两个或以上方案时，为了满足单一性的要求，必须将某个或某些方案“切割”下来，保留具有单一性的部分。

因此，从“单一性”的纯洁愿望出发，首先要做的是，从原申请中，“切割”出一部分来。被保留下来的那部分，就不存在单一性的问题了。审查员可以对满足单一性要求的这部分继续审查。

被切割下来的那部分，咱怎么办呢？手心手背都是肉！从环保理念出发，那也是发明人的心血呀，还是可以作为“另一件”申请提出来。这样，就引出了两个申请案子了。前一个，咱叫它“母案（parent case）”吧，后一个，就姑且称为“子案（child case）”。其实，本是同根生，被人为切割后，竟成为“母子关系”了，岂不笑话？但这样一来，也便于咱记住分案申请的特点了。

啥特点？您猜到了没有？“母案（parent case）”与“子案（child case）”具有“血缘关系”。

即：提出分案动作后的“子案”，其保留了“母案”的基因，即申请日仍是母案的申请日，如果母案享有优先权，则可继承母案的优先权日，由此可见，“子案”貌似一件新的申请，但其实不是新申请，而是原来的申请的一部分。实务中，要注意的是，由于子案提出时，可以远远超过母案优先权日起的“12个月”了，所以，分案申请继承母案基因的原理，不能认为是享有母案的“优先权”，或者说，分案申请，与优先权制度本身没有关系，本来就是一个整体吗，孰尊孰卑？

“分案申请”是由单一性的话题而来，但不仅仅为满足“单一性”而去。此话怎讲？

从审查的角度，审查员对他认为不符合“单一性”的申请，是既反感又欢迎的。所谓“反感”，是指增加了审查难度。你如果把牙刷和铅笔两个发明放在一件申请中提出，审查员或许能够胜任（尽管国际专利分类号相差甚远），但如果把导航仪和拖拉机两个方案放在一块，则难为了审查员了。那您就得乖乖分案。所谓“欢迎”，是指大多数申请中，是否真的就不具备单一性，还是有商榷余地的。有时候，审查员为了简化案子审查，对大部头的申请，要求分案提出，这样可以减轻审查难度，又可以多完成审查指标。申请人如果不差钱，自然也会配合审查员的。当然，这一点是从实务角度解读的。

“分案申请”还有一个妙用。表面上，出现单一性问题时，才可能导致分案，但如果没有出现单一性问题，是否申请人可以主动分案？这在审查指南的规定中，也是不反对的，只是，分案提出的时机有最后期限的限制，归纳一下，就是视母案状态行事，只要母案处在未决状态，即使是被驳回、或者已经发出授权通知了等若干种情况下，都可以提出分案，但如果母案已经授权了，您就没有机会了。相应的规定，请参见审查指南第一部分第一章的规定。有人曾问，如果母案过了授权通知规定的缴费期限，还能不能分案？那您就得两手操作，先办理恢复手续，同时再提出分案申请。

我们要建立一个概念，就是并非仅限于出现有单一性问题时才能提出分案申请。但如果没有单一性问题，申请人有什么必要提出分案？不会是因为钱多人傻吧？请看下面的分析。

专利申请的审查过程，其实是申请人与审查员讨价还价的过程。申请中的有些方案，可能审查员持有不同意见，而有些权利要求，审查员可能没有表示反对。美国的审查员比较愿意明确表态，如，审查员权利要求1、5、6可接受（allowed），但其他权利要求反对(rejected)。此时，申请人为了配合专利产品的市场进程，可以通过修改，将审查员不接受的方案先删除掉，以求审查员尽快批准剩下的部分。对于删除的部分，申请人一定不甘心，这样，就会再评估是否有必要通过分案方式得以“复活”。

还有一些考虑因素也导致分案，比如，说明书中，有些方案没有写入权利要求书中，但不小心又错过主动修改的时机，此时，直接加入这样权利要求，增大了审查员的工作量，只好利用分案方式，另提出一件申请，将这些方案写入权利要求中。当然，有些时候，为了某种利益，需要寻求再次公布，也可以采用分案方式达到目的。

中国的专利法实施细则第43条规定，分案申请可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日。这句话即表明分案申请与原母案申请之间，由于存在“基因关系”。

分案申请可以取得一个新的申请号，所以表面上是一个新申请，而且是一个与母案申请的法律地位相同的申请。

该第43条接着规定：分案申请“不得超出原申请记载的范围”。这句话的意思是说：分案申请由于享有原申请日，所以母案才是原始文件。

该规定还透露着这样的信息：分案的提出时，是可以对申请文件进行修改的。因此，申请人往往利用分案的时机，对权利要求进行修改。当然，即便是提出分案的时候不做修改，作为发明专利的分案申请，仍可以在细则第51.3条规定的时机进行主动修改。需要注意的是，专利法第33条属于原则上的规定，并不是一个具体的操作标准。该规定只是表明申请人有修改的权利和修改时应承担的义务，因此分案申请提出时，只要不违反该33条的规定，就可以修改。

要注意的是，分案申请的提出日不同于专利法意义上的“申请日”，其并不是一个严格的法律概念，只是用来衡量是否可以提出分案的一个时点，过了这个时点，则就不能提出分案了。具体地，可以查阅审查指南第一部分第一章关于分案申请递交时间的规定，该规定中，给出了很多的具体时点，其中心思想，就是母案还处在“未结（pending）”状态，即使是处在发出授权通知之日后的2个月内。

值得注意的是，在实质审查阶段，审查指南有规定：如果修改超出原权利要求的范围，但没有超出专利法第33条规定的范围，审查员也可以拒绝这样的修改。这样的考虑，主要是从审查效率考虑到，并非专利法原理上的要求。但业内一些人，对此不但毫无怨言，反而认为理所应当。在这样的限制规定下，分案申请时提出修改，无疑是为申请人又打开了一扇窗。

在美国，存在着广义上的分案。其包括：继续申请、分案申请和部分继续申请（continuation, divisional, or continuation-in-part）三种类型。也有必要一一介绍一下，这样有助于读者理解我国的分案规定和实务做法。

（3）如果在母案申请后，发明人又有新的改进N（new matter），发明人想到这个N的内容与母案的内容放在一起，则可以合并两者提出申请，这叫做“部分继续案（CIP）”。注意：“部分继续案（CIP）”中的N的内容，由于与母案没有相同“基因”，所以不能享有母案的申请日或者优先权日，这部分N的内容，实际上是一个独立的新申请了。

相比美国的制度，中国的分案规定，是将美国的前两种类型（继续申请与divisional申请）通通称之为“分案申请”，并不加以区分。而美国的“部分继续案（CIP）”，在中国是不能这样做的，细则第42条规定，分案申请不得超出母案“记载”（公开？）的范围。这一点，需要区分的。然而，类似美国的“部分继续案（CIP）”的做法，在中国，还可以有机会提出新申请的。但这已经不是分案制度的含义了。如果发明人新的改进N（new matter）是在母案申请的12个月做出的，且母案没有要求优先权，则可以利用母案作为优先权基础，将母案内容与新改进一起提出申请。但要注意的是，对于新的改进N，因为其与母案没有相同“基因”，不能享有母案的申请日或者优先权日，审查员在审查时，会注意区分引入对比文件上的时间差别的。这方面的知识，笔者曾在《本国优先权的作用与误区》一文中详细讨论过。该文章也被《专利法---案例与原理》一书的作者崔国斌教授纳入其中，好奇的话，可以搜索到拙文。

美国的分案制度，也是有过一些争议的。美国专利商标局（USPTO）已经认识到过多的分案造成法律上的不确定性。申请人可以先争取一个较小的权利要求范围，专利申请就很容易被批准，然后，再不断通过继续申请案，得到不同的专利保护范围。这会使得公众无所适从。下面的故事，似乎趣味性大过法律规定的严肃性了：

发明人 Jerome H. Lemelson 提交了关于条形码的专利申请，30年来，一致通过分案延续专利寿命。现在条形码在美国经济中无孔不入，发明人也因此从使用条形码技术的公司获得了一大笔许可费收入，大约10亿美元。为了减少人们对专利制度的滥用，USPTO经过一番调研，于2007年8月提出了新的规则，打算了限制申请人提出继续申请的数量，发明人只能就原始申请中的不同类型提出两个继续申请进一步地，申请人就“一族”申请（包括原申请和享有原申请优先权利益的继续申请所构成的一组申请）只能提出一个RCE(request for continued examination) ，除非申请人能说出足够成立的理由（"good cause"）。

这个新规则一提出，就遭到专利代理人和专利律师、制造业、生物科技公司和独立发明人的普遍反对，他们担心规则的改变造成他们无法考虑审查中所面临的困难，使得发明人难以得到应得到的专利保护，他们还指出，规则的改变与当前关于继续申请的规定不相一致。

但软件公司、电子公司和美国政府赞成新规则。这两派人马的观点争锋相对。

就在USPTO发布新规则的第二天（2007年8月22日），发明人Dr.Triantafyllos Tafas向联邦弗吉尼亚东区法院起诉USPTO，理由是新规则因违反美国专利法而应该无效。2007年10月9日，制药公司巨头葛兰素史克（GlaxoSmithKline）公司提出临时禁令请求，以阻击新规则生效。法院将两诉讼案合并审理，就在新规则眼瞅着就要生效的前一天（即2007年10月31日），法院及时发出了禁令，禁止该规则生效。此禁令又在2008年4月1日（愚人节）那一天，变成了永久禁令。后来的变化颇有些戏剧性，在2009年3月，联邦巡回上诉法院（CAFC）推翻了弗吉尼亚东区法院的裁决，USPTO总算挽回一点颜面，但有趣的是，USPTO自己反倒打起了退堂鼓，于2009年10月，主动撤消了这个关于继续申请的新规则。

这个新规则，如果出现在中国，是否也会出现上述有趣的“连续剧”情景？或者说，中国国家知识产权局是否也会出台类似政策呢？您自己个儿去思考吧！

知识点小结：